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[신피터경섭의 글로벌 특허소송 A to Z]<10·끝>호미로 막을 특허분쟁을 가래로 막지 않으려면
스마트기기 부품제조사 K사가 관련업계 세계 최대 업체인 미국 A사로부터 침해경고장을 받았다는 연락을 해왔다. 필자의 사무실에 찾아온 K사 대표는 두께가 족히 20㎝나 되보이는 서류뭉치와 4개월 전 그리고 2개월 전 각각 받은 경고장 두 장을 함께 내놓았다. 나머지 서류는 A사의 특허와 이를 K사 연구소가 자체 분석한 것이었다. K사는 첫 번째 경고장에 대한 답신을 어떻게 할지 몰라서 그냥 무시하고 있었다고 답했다.
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경고장은 특허분쟁 선전포고다. 선전포고를 받고서 아무런 대응을 안 한다는 것은 시작도 않고 전쟁을 포기한 것이다. 경고장을 받으면 이전 칼럼에서 얘기한 것처럼 경고장 요소들의 충족 여부를 검토하고 적절한 대응준비를 해야 한다. 미국에서 경고장은 특허침해 분쟁 시작 전 의무사항이지만 특허발명 제품이나 포장 또는 홈페이지에 특허(출원)번호를 표기했으면 예외다.
모든 요소를 충족한 경고장을 무시하고 침해를 지속하면 고의침해의 징벌적 배상 명령의 근거가 된다. 하지만 경고장은 침해피의자의 쟁점특허무효확인소송의 근거를 제공하고, 침해기간과 무관하게 경고장 접수일 6년 전까지만 손해배상을 하면 된다(6 year limitation rule). 또 특허권자의 비합리적인 경고장 지연은 특허권자의 권리집행 해태(懈怠)가 돼 배상액 감액 근거가 된다.
A사의 경고장은 미국특허 2개를 포함하고 있었다. K사는 자체분석에서 특허1은 비침해로 특허2는 더이상 K사가 시판하지 않는 제품에만 연관된 것으로 판단했다. 이를 바탕으로 필자는 특허분석을 위한 답변 연장을 하겠다는 답신을 보냈지만, A사는 이미 K사를 연방법원에 제소한 뒤였다. 특허2의 무효자료를 찾아 소장의 답변과 미국특허청(USPTO)의 무효심판 신청서를 준비하는 필자에게 K사 대표는 서류 1개를 보여줬다. 이 서류는 K사의 특허 리스트였고 상당수는 미국특허였다. 필자는 A사 제품 대비 K사의 특허 청구항 비교표(claim chart)를 준비해 소장 답변을 정정하고, K사 특허의 무효자료 조사를 했다.
침해분쟁이 소송으로 확전되는 최우선 사유는 경고장에 대한 무응답이다. 특허권자들은 일반적으로 막대한 경비와 시간이 소요되는 미국소송보다는 합의를 선호하지만 경고장 접수 후에도 무반응으로 일관하는 침해피의자는 제소를 할 수밖에 없다. 청구항 비교표는 상대방의 특정침해 부분을 부각시켜서 소송·무효심판의 효과적이고 신속한 진행을 위한 것으로 기술과 특허법을 다 이해하는 전문가들이 작성해야 한다. 특허침해 경고·제소를 받은 피의자는 당연히 쟁점특허 무효화를 시도함으로 특허권 집행에 반드시 선행해야 할 업무는 쟁점특허 무효 가능성 타진이다. 이런 테스트는 아전인수가 아닌 거의 북한의 자아비판식으로 냉철하게 해야 한다.
A사의 특허1 비침해와 특허2 무효자료들과 무효심판 신청서 그리고 K사의 청구항 비교표를 받은 A사는 협상을 제안해왔다. A사는 최종적으로 상징적인 합의금과 양사의 소송과 무효심판 취소를 내걸었다. K사 대표가 합의와 무효심판 진행에서 고민하자, 필자는 미국 특허침해소송의 경비와 시간을 상기시키면서 합의를 조언했다.
관련 시장의 선도업체는 미약한 특허를 견제용으로 내세워 특허분쟁을 제기하는 사례가 많다. 쟁점특허 무효·비침해 자료에 이어 더 강력한 대응수단은 선도업체를 역제소(counter claim)할 수 있는 특허를 확보하는 것이다. 비록 특허권자의 쟁점특허 무효·비침해가 가능하더라도 침해분쟁이 본인 사업에 미치는 영향을 고려해야 한다.
자체 특허팀이 없는 대부분의 국내 중견·중소기업은 연구원 수도 한정돼 있어 침해 여부 분석에 많은 노력이 필요하고 외국 자료 조사는 해외 영업사원을 투입해야 하기에 자칫 특허분쟁 대응 때문에 회사의 모든 사업이 중단될 수 있다.
선도업체의 특허는 제2, 제3의 경쟁자 시장진입을 막는 좋은 장벽이다. 합의는 법적 이슈들과 아직 발생하지 않은 경우의 수가 많음으로 특허분쟁 합의 경험이 많은 변호사의 검토를 받는 것이 바람직하다.
법무법인 바른·미국 특허변호사(Patent Attorney) peter.shin@barunlaw.com
